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I requisiti di validità del marchio

 

I requisiti di validità del marchio

 

Un marchio, per essere valido, deve soddisfare 3 requisiti: novità, liceità e capacità distintiva (artt. 12, 13 e 14 CPI). 

 

Requisito di novità 

Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati, o molto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che il marchio andrà ad individuare. Per rispettare tale requisito, generalmente prima di registrare un marchio (o di sceglierlo, meglio ancora) conviene svolgere delle opportune verifiche appunto per capire se quel segno non sia già stato registrato, almeno per prodotti o servizi simili a quelli che si vogliono offrire. 

In ogni caso, svolta o non svolta la ricerca, il requisito della "novità" significa che lo stesso marchio: 

  • non deve essere stato utilizzato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi uguali o simili a quelli per i quali se ne richiede la registrazione; 
  • non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comunenel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. 

Con riguardo a tale ultimo aspetto, conviene evidenziare che la "novità" è un aspetto complementare ma distintivo rispetto all’originalità: per esempio, utilizzare il marchio “aeroplano” per riferirsi ad un capo di abbigliamento può soddisfare ilrequisito dell'originalità, ma non quella della novità se lo stesso marchio risulti essere già registrato come marchio per abbigliamento da un altro imprenditore, in quanto creerebbe confusione tra i consumatori. 

Un’altra importante distinzione si deve fare tra marchi cosiddetti ordinari e marchi cosiddetti forti: rispetto ai primi, la novità manca se sussiste il rischio di confusione per il fatto che il marchio è identico o simile a segni già noti come marchi per prodotti o servizi identici o affini, mentre rispetto ai secondi, non vi è alcuna limitazione di affinità di prodotto o servizio, ma è sufficiente che si tragga indebitamente vantaggio del carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore (ad esempio, difetta dal requisito della novità il marchio delle auto da corsa Ferrari utilizzato da un produttore di vini: in questo caso, in effetti, si creerebbe comunque una confusione nei consumatori dettata proprio dalla rilevanza ed importanza del primo marchio). 

 

Requisito di liceità 

Un marchio per essere lecito non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10 c.p.i.), vale a dire segni lesivi di diritti altrui. 

All'interno del concetto di liceità viene compreso anche il requisito di verità, in quanto la legge vieta di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi: il marchio non può mai essere ingannevole e non può pertanto contenere parole che facciano pensare che il prodotto o contenga ingredienti o abbia qualità che in realtà non ha (si parla, in tal caso, anche di marchio “decettivo”). 

 

Capacità distintiva 
Un segno ha capacità distintiva quando è in grado di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa. Pertanto, non possono essere utilizzati come marchi: 

  • le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune (ad esempio, scotch drink per una bevanda a base di whisky); 
  • le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, come la qualità, la quantità, la destinazione e (ad eccezione dei marchi collettivi) della provenienza geografica del prodotto (ad esempio, non si usa l’espressione “brillo” come marchio per prodotti lucidanti); i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente (ad esempio, le parole “super”, “extra”, “lusso”). 

 

Le denominazioni generiche in lingua straniera sono tutelabili come marchi se la lingua non è conosciuta in Italia o se le parole straniere non sono note nel loro significato al consumatore medio italiano. 

Il requisito di originalità è quindi rispettato quando si utilizzano parole o figure che non hanno nessuna relazione con il prodotto contraddistinto e, in tal senso, è preferibile utilizzare parole astratte o parole anche di uso comune modificate o combinate tra loro in modo fantasioso. 

L'utilizzo o meno di parole astratte rileva anche in una ulteriore distinzione, ovvero quella fra marchio forte e marchio debole: le parole astratte, che hanno e danno un significato del tutto diverso dal prodotto che identificano, sono solitamente quelle che danno origine a marchi forti, ovvero dotati di alta capacità distintiva e che possono essere meglio difesi dalla contraffazione; viceversa, l'utilizzo di parole o segni che fanno capire di quale prodotto o servizio si tratta, quando possono essere registrati, sono comunque marchi normalmente considerati deboli e quindi più facilmente imitabili dai concorrenti. 

Da notare peraltro che: 

  • può accadere cheun marchio che nasce debole possa diventare un marchio forte, a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato (il c.d. “secondary meaning”); 
  • al contrario, un marchio che nasce forte può diventare debolea seguito dell’uso dello stesso come nome generico riferito ad un prodotto può perdere la sua forza protettiva: si parla, in questo caso, della c.d. “volgarizzazione”. 

 

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