Il marchio: i vantaggi della registrazione

Il vantaggio principale e più importante che acquista il titolare del marchio registrato è di avere l'esclusivo uso del marchio stesso: tale esclusività consiste nel diritto, in capo al titolare del marchio registrato, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: 

1. un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; 
2. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
3. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 

Dall'analisi della norma occorre precisare quanto segue, per capire esattamente in cosa consiste il diritto esclusivo di sfruttamento economico del marchio: 

1. non è mai ammesso l'utilizzo di un marchio identico per identici prodotti o servizi; 
2. nel caso in cui vi sia una similitudine,occorre accertare se sussista un rischio di confusione; 
3. nel caso in cui il marchio sia forte, non è mai ammesso il suo uso anche per prodotti o servizi diversi quando chi usa il marchio trae un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio precedente o reca al marchio famoso un indebito pregiudizio. 

In altri termini, registrare un marchio non significa monopolizzare in modo assoluto l’uso del segno o della parola scelta, potendo impedire ad altri di utilizzarlo in ogni modo, in quanto il marchio conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo in esclusiva solo per quei prodotti o servizi di suo interesse indicati nella domanda di registrazione e per quei prodotti o servizi che possano considerarsi affini (sarà peraltro sempre possibile, nel caso di un’impresa che amplia la propria attività, ulteriori registrazioni del marchio per "coprire" nuove classi di prodotti o servizi offerti). 

È bene porre l'accento e sottolineare questo aspetto: la tutela del marchio coincide (ad eccezione che dei marchi forti) con i prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione, ed occorre prestare molta attenzione a questo aspetto nella predisposizione della domanda medesima. 

Inoltre, occorre altresì ricordare che un ulteriore limite all'uso del marchio da parte di soggetti terzi è previsto dall’articolo 21 Codice Proprietà Industriale, che prevede che il titolare del marchio non possa vietarne a terzi l’uso cd descrittivo (ovvero del proprio nome e cognome, l’uso di indicazioni relative alla specie alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio, ovvero ad altre caratteristiche proprie del prodotto medesimo) o l’uso se necessario per indicare la destinazione di un prodotto e/o servizio (ad esempio, accessori e/o pezzi di ricambio) purché tale uso sia conforme ai principi di correttezza professionale, ossia non determini il verificarsi di illeciti concorrenziali e non crei confusione all’interno del mercato. 

Limitazione temporale 

Inoltre, vi è anche una limitazione temporale del diritto collegato al marchio, in quanto il principio generale è che un marchio è protetto solo nello stato in cui viene registrato: un marchio italiano ha quindi effetto, soltanto in Italia, con la conseguenza che qualsiasi altra persona potrebbe registrare lo stesso marchio al di fuori dell’Italia e vantarne diritti esclusivi su quei territori. 

Per ampliare tale soluzione, si può scegliere di utilizzare: 

• il Marchio Europeo che consente di potere tutelare il marchio in tutti gli stati dell’Unione Europea; 
• il Marchio Internazionale, con il quale si può proteggere il marchio in un numero considerevole di stati a livello mondiale. 

A fronte, però, di maggiori costi legati alla registrazione medesima. 

Limiti all'uso esclusivo del marchio da parte del titolare: in sintesi

Volendo riassumere, il diritto all'uso esclusivo del marchio da parte del titolare trova i seguenti limiti: 

• tutela i prodotti o i servizi identici o simili (rispetto a quelli registrati); 
• è consentito l'uso descrittivo dello stesso (se conforme ai principi di correttezza professionale); 
• si riferisce solo allo Stato o territorio in cui è stato registrato. 

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare del marchio decorrono dalla data di deposito della prima domanda di registrazione e durano 10 anni, allo scadere dei quali è possibile rinnovare il marchio presentando una nuova domanda di rinnovo per ulteriori 10 anni. 

Non è peraltro necessario che, al momento del deposito della domanda, il marchio sia utilizzato: infatti, la legge dispone che può ottenere una registrazione per marchio d’impresa anche chi si propone di utilizzarlo, a condizione che ci si proponga di usarlo entro i 5 anni dalla data di registrazione e che chi abbia fatto la domanda non sia in mala fede. 

Il termine di 5 anni prima indicato è peraltro fondamentale, in quanto la legge prevede che l'utilizzo del marchio entro tale termine sia “a pena di decadenza”: in altri termini, chi non utilizza il marchio per cinque anni consecutivi dopo la registrazione rischia di perderlo, soprattutto se qualcun altro procede a registrare a sua volta quello stesso marchio (vi sono alcune eccezioni a questa rigida regola, ma sono molto limitate per cui è opportuno usare il marchio per mantenerlo in vita): si parla anche di "decadenza del marchio" proprio per indicare la perdita del marchio per non uso. 

Da notare, peraltro, che è possibile anche il caso opposto,ovvero che un marchio nullo diventi valido: si parla, in questo caso, di convalida: ciò si verifica quando il titolare di un marchio anteriore ha omesso di fare causa al titolare di un marchio successivo, di cui conosceva l’esistenza, e sono trascorsi cinque anni dalla data di registrazione del marchio successivo.